Особенности оформления

Пример дополнительного соглашения к договору поставки об эксклюзивности покупателя

Стороны имеют право заключить дополнительное соглашение к договору поставки об эксклюзивности покупателя в любой момент действия договора.

Содержание соглашения:

• Реквизиты (дата, номер)
• Дата и номер договора поставки, к которому оно составляется
• Ф.И.О. и должности лиц, подписывающих соглашение
• Документы, подтверждающие их полномочия
• Условие об эксклюзивности покупателя
• Момент, с которого договор считается измененным

По общему правилу это момент заключения допсоглашения, однако можно указать другую дату вступления изменений в силу.

Условие об эксклюзивности в свете антимонопольного законодательства

Компаниям, продающим продовольственные товары посредством организации торговой сети, и компаниям, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещено навязывать контрагенту условия о запрете на заключение договоров поставки продовольственных товаров с другими фирмами, осуществляющими аналогичную деятельность.

Запрещено также заключение соглашений с другими компаниями на аналогичных или иных условиях (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ).

Выводы

Из данного положения можно сделать вывод, что не запрещено само заключение соглашений об эксклюзивности между контрагентами. Однако запрещено навязывать подобные условия другой стороне.

Согласно закону о защите конкуренции, навязывание условий договора, которые не являются интересными для контрагента, также запрещено.

Таким образом, стороны вправе заключить соглашение об эксклюзивности добровольно, при условии взаимовыгодных условий и предоставлении преференций друг другу.

## Закон № 135-ФЗ

Закон № 135-ФЗ предусматривает ограничения для условий об эксклюзивности в так называемых вертикальных соглашениях, то есть в соглашениях между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар (п. 19 ст. 4 закона № 135-ФЗ).

В частности, запрещаются вертикальные соглашения, за исключением тех соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 закона № 135-ФЗ, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара (пп. 1 п. 2 ст. 11 закона № 135-ФЗ).

Такие соглашения могут признаваться допустимыми при условии, что доля каждого из хозяйствующих субъектов на товарном рынке товара, являющегося предметом вертикального соглашения, не превышает 20 процентов (п. 2 ст. 12 закона № 135-ФЗ).

При этом применительно к соглашениям о продаже покупателем изделий под товарным знаком или иным средством индивидуализации продавца или производителя запрет вертикальных соглашений не действует. Соответственно, в этом случае не требуется анализировать долю предпринимателей на данном товарном рынке (пп. 2 п. 2 ст. 11 закона № 135-ФЗ).


## Ограничения по соглашениям

Относительно соглашений, которые не являются вертикальными, какие-либо ограничения в законодательстве о защите конкуренции не установлены.

Таким образом, закон допускает заключение соглашений об эксклюзивности. В том числе их можно включать в договоры, относительно которых в ГК РФ не содержатся специальные нормы о возможности предусмотреть условия об эксклюзивности. При этом важно, чтобы соблюдалось условие добровольности их заключения со стороны обоих контрагентов.

Вертикальные договоры с условием об эксклюзивности допустимы только:
- между контрагентами, доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом вертикального соглашения, не превышает 20 процентов;
- при продаже товаров покупателем под товарным знаком или иным средством индивидуализации продавца или производителя.


## Применение норм ГК

В договоре о распоряжении исключительными правами применяются как часть 1, так и часть 2 Гражданского кодекса. Такую позицию высказал Верховный Суд (Пленум ВС №10 от 23 апреля 2019 года).

Но возникает вопрос: можно ли применять нормы, регулирующие договор аренды к лицензионным договорам? Речь здесь о следующем:


## Лицензионный договор – определение и виды

Лицензионный договор относится к гражданско-правовым договорам и представляет собой соглашение двух сторон, по которому Лицензиар (первая сторона) обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и предоставляет право Лицензиату (второй стороне) использовать этот результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Группировка прав и обязанностей

По такому договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности, а Лицензиат в свою очередь обязуется выполнять условия, указанные в договоре или соглашении под угрозой лишения права использования объекта интеллектуальной собственности.

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договоры различаются по видам: они делятся по признаку объема передаваемых по лицензии прав.

Исключительная лицензия

Договор исключительной лицензии подразумевает, что лицензиат получает исключительное право использования результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средство индивидуализации: лицензиар в свою очередь не может передать лицензию на тот же самый РИД другому лицу.

Неисключительная лицензия

Договор неисключительной лицензии подразумевает, что у лицензиара остается право передать тот же самый РИД нескольким лицам. К примеру, операционные системы конечным пользователям как правило предоставляются по неисключительной лицензии, а вот право на рукопись, как правило, передается издателю по исключительной лицензии.

Распоряжение исключительными правами

Процедура распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.) несколько отличается от процедуры распоряжения правами на объекты авторского права (произведения). Правообладатель может распоряжаться своим исключительными правами двумя способами: передавая права использования или отчуждая данный объект.

Заверения в договорах

Перечень обстоятельств, в отношении которых можно дать заверения, не является закрытым. К наиболее распространенным заверениям относятся:

• Состояние объекта договора
• Полномочия на заключение договора
• Отсутствие обстоятельств, препятствующих исполнению договора

Посмотрим, какими именно могут быть заверения. Итак, стороны заключили договор покупки сельскохозяйственной продукции. Дополнительным соглашением были установлены следующие заверения:

1. Продавец располагает необходимыми разрешениями на производство и продажу продукции.
2. Продукция соответствует установленным стандартам и требованиям.

При предоставлении заверений, важно учитывать, что речь должна идти об обстоятельствах, а не о действиях стороны. Иначе суд может отказать в применении соответствующих положений закона.

Суды, как правило, признают заверения допустимыми, если возможно проверить их на достоверность, и не признают заверения о действиях, которые будут осуществлены в будущем.

Пример6. Истец заключил с несколькими ответчиками договоры купли-продажи долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

При этом истец дал заверения о предоставлении финансирования для погашения задолженностей перед кредиторами обществ. А ответчики заверили истца в том, что:

1. кредит будет возвращен в срок, либо общество передаст права и обязанности по договору кредитной линии другому лицу;
2. договоры поручительства истца и третьего лица будут прекращены;
3. в качестве поручителей выступят ответчики.

Стороны согласовали условие о том, что в случае недостоверности заверений истец вправе требовать от ответчиков возмещения убытков.

Впоследствии выяснилось, что кредит не был возвращен вовремя, поручительство истца продолжало действовать, а ответчики поручителями так и не стали. При просрочке исполнения кредитных обязательств банк списал денежные средства со счета истца.

Суд отказал в применении ст. 431.2 ГК РФ, поскольку заверения о совершении действий нельзя проверить на достоверность. Ответчики могли исполнить обещанное или нарушить договоренности, им могли помешать третьи лица или форс-мажорные обстоятельства. Вместе с тем ответчики приняли на себя обязательство возместить убытки, возникшие из-за уклонения от совершения перечисленных ими действий. Поэтому суд взыскал убытки в пользу истца.

Как способ коммерциализации ИС

7 августа 2023

Договор лицензии: как способ коммерциализации ИС

Автор Маргарита Булычева, юрист по интеллектуальным правам Гардиума

Лицензионный договор заключают, когда разработчик передает свое изобретение другому лицу за процент от дохода. Но все просто лишь на поверхности. Поговорим о нюансах и подводных камнях.

Для более глубокого погружения в тему советуем посмотреть наш вебинар на Youtube. Это статья лишь выжимка из него.

Шаблон лицензионного договора

При составлении и заполнении лицензионного договора необходимо указать:

• предмет договора (конкретизировать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которых предоставляются исключительные),
• вид договора (исключительная или неисключительная лицензия),
• способы использования,
• территорию использования,
• возможность предоставления сублицензии.

Таким образом, конструкция лицензионного договора позволяет не только соблюдать законные интересы правообладателей, но и максимально выгодного для обеих сторон вести бизнес.

К каким мерам ответственности можно привлечь контрагента за нарушение договора

За нарушение договорных обязательств от контрагента можно потребовать:

1. Возмещения убытков. Должник обязан возместить убытки, которые причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе когда это повлекло досрочное прекращение договора.
2. Уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) — денежная сумма, которую должник обязан уплатить в случае нарушения обязательства, за которое он отвечает. При этом другая сторона не должна доказывать, что ей причинены убытки (п. 1 ст. 330 ГК). Неустойку можно взыскать, если это предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 330 ГК). Например, законную неустойку может взыскать потребитель, если продавец вовремя не заменил товар ненадлежащего качества (п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 23 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

По общему правилу неустойка считается зачетной. Это значит, что с должника можно взыскать неустойку и убытки в части, не покрытой неустойкой.

Однако в договоре или законе может быть предусмотрена неустойка (п. 1 ст. 394 ГК, п. 60 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7):

3. Уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).

Требовать уплаты процентов по статье 395 ГК можно, если нарушено денежное обязательство, то есть должник не вернул или вернул с просрочкой денежные средства. Кроме того, в договоре не должно быть условия о неустойке за такое нарушение либо законом или договором должна быть предусмотрена возможность одновременного начисления неустойки и процентов (пп. 1, 4 ст. 395 ГК). Размер таких процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Не все меры ответственности можно применить одновременно (или одновременно в полном объеме):

Нарушение договорных обязательств может повлечь и другие последствия. Например, в определенных случаях можно удержать имущество контрагента, не возвратить ему задаток, отказаться от договора с ним (ст. 359, п. 2 ст. 381, ст. 523 ГК).

Научитесь правильно работать с дебиторкой и планировать бюджет компании на курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».

Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги. Поднимитесь по карьерной лестнице, заслужите уважение начальства и прибавку к зарплате.

Сейчас на курс действует скидка: 4 990 ₽ вместо 11 499 ₽.

Этот и другие курсы доступны подписчикам Клерк.Премиум. Оцените преимущества Клерк.Премиум с месячной подпиской за 1 100 ₽. Подключить Премиум на месяц.

Зачем нужен лицензионный договор

Лицензионный договор позволяет использовать “чужие” объекты интеллектуальной собственности, не нарушая интересы правообладателей. Это может быть полезно не только большим компаниям, желающим распространять свою продукцию под уже зарегистрированными и получившими известность у потребителей товарными знаками, но начинающему стартапу, который в своем рекламном трейлере использует саундтреки или фотографии, права на которые принадлежат другим лицам. Использование данных объектов без разрешения автора или другого правообладателя противоречит законодательству об интеллектуальной собственности.

Для правообладателей лицензионный договор – это возможность систематически получать материальное вознаграждение за предоставление исключительных прав на использование созданных ими объектов интеллектуальной собственности, при этом не лишаясь их навсегда.

Как оформить заверения?

Заверения об обстоятельствах можно оформить в виде отдельного документа до или после заключения договора, можно прописать их в договоре в качестве его раздела или в приложении к нему. Главное, чтобы они были точно сформулированы, иначе в случае конфликта с контрагентом суд откажется признать их заверениями.

Пример2. В одном из дел о взыскании убытков истец заявил, что до заключения договора поставки оборудования ответчик в переписке посредством электронной почты предоставил заверения в отношении предмета договора. Но они оказались недостоверными, поскольку реальные характеристики оборудования не соответствовали обещанным.

Суды указали на невозможность установить обстоятельства, которые позволили бы квалифицировать представленный истцом документ как заверения. Там не были определены участники договорных отношений и их ответственность; не хватало реквизитов и подписей сторон; не упоминалось о том, что документ ответчик выдал исключительно истцу. Суды не приняли документ в качестве доказательства и не признали переписку истца и ответчика заверениями об обстоятельствах.

Строгих требований к форме заверений нет, значит, их можно дать в простой письменной форме (п. 1 ст. 158 ГК РФ). Ее несоблюдение лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ). При этом ни законодатель, ни суды не поясняют, что считается свидетельскими показаниями.

Пример3. Индивидуальный предприниматель С. пытался добиться признания недействительным одностороннего расторжения договора безвозмездного пользования ангаром. Этим договором ссуды было установлено, что ссудодатель Г. вправе отказаться от него в случае передачи имущества иным лицам без ее письменного согласия. В материалы дела была представлена запись голосового сообщения, которое С. ранее направил представителю ссудодателя Б. в мессенджере WhatsApp. Данная запись подтверждала, что С. передал ангар в аренду иному лицу.

Суд первой инстанции сослался на ст. 431.2 ГК РФ и заключил, что Г. правомерно отказалась от договора, так как полагалась на недостоверные заверения С.

В апелляционной жалобе С. назвал запись голосового сообщения свидетельскими показаниями и указал, что Г. не вправе была на них ссылаться в подтверждение факта предоставления заверения и его содержания. А значит, применение судом ст. 431.2 ГК РФ было неправомерно.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что запись нельзя считать свидетельскими показаниями. Ведь С. понимал, что Б. действовал в интересах Г. Именно Б. вел переговоры о заключении, исполнении и прекращении договора ссуды. То есть, по сути, сообщение предназначалось Г. Поэтому довод о неправомерности применения ст. 431.2 ГК РФ был отклонен.

Передача прав на товарный знак

Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:

Порядок расторжения

Договор расторгается в ряде случаев:

Далее рассмотрим два кейса расторжения из нашей практики.

Кейс 1: правообладатель признан банкротом. Общество «ВОБИС КОМПЬЮТЕР» и HIGHSCREEN LIMITED заключили лицензионный договор на использование товарных знаков. Передача права зарегистрирована Роспатентом.

Через некоторое время в отношении общества возбудили процедуру банкротства. Полагая, что факт безвозмездности указанных договоров препятствуют восстановлению платежеспособности должника и влечет за собой убытки, конкурсный управляющий, действующий от имени общества, обратился в Роспатент с заявлениями о государственной регистрации прекращения прав использования товарных знаков. Роспатент отказал в регистрации прекращения права. Суд оставил решение Роспатента в силе (Дело № А40-214931/2020).

Кейс 2: компенсация при отказе от договора. Стороны заключили соглашение о передаче коммерческих технологий по модели франчайзинга для осуществления пользователем бизнеса в сфере услуг.

Пользователь воспользовался правом на отказ от договора, так как продолжение деятельности стало ему невыгодно.

Правообладатель обратился в суд за компенсацией, которая была предусмотрена на случай расторжения договора по инициативе пользователя. Суд отказал в удовлетворении требований (Дело № А66-16416/2020).

Что будет в случае недостоверности заверений?

При несоответствии заверений действительности сторона договора, полагавшаяся на них, вправе требовать от контрагента возмещения убытков или выплаты неустойки.

Пример7. На основании договора поставки ответчик обязался передать истцу два комбайна иностранного производства, прошедших таможенную очистку на территории РФ. Товар был поставлен и оплачен. После этого истец заявил к налоговому вычету НДС.

Однако в возмещении уплаченных сумм налога было отказано. Истцу предложили внести исправления в документы бухгалтерского и налогового учета и уменьшить размер заявленного к возмещению НДС. Налоговый орган указал, что истец не подтвердил правомерность приобретения комбайнов. Спорный товар на территорию РФ официально не ввозился и не декларировался. Анализ счетов-фактур показал, что сделка носила формальный характер. В свою очередь, таможенный орган выявил, что таможенное декларирование комбайнов не производилось, и наложил на них арест.

Истец был вынужден уплатить ввозные таможенные пошлины, сборы и НДС. А затем обратился в суд за возмещением причиненных убытков. Он посчитал, что проверки таможенного и налогового органов позволили выявить недостоверность заверений об обстоятельствах. Заключая договор, стороны заверили друг друга в том, что в момент его подписания и в течение срока действия их поведение в отношениях с контрагентами и контролирующими органами будет добросовестным.

Суд установил, что комбайны ответчик приобрел не у производителя, а у третьего лица. Товар не прошел таможенную очистку. Но истец не мог этого предполагать и рассчитывал на добросовестность ответчика. Поэтому с ответчика в пользу истца были взысканы убытки.

Пример8. При приобретении истцом доли в уставном капитале ООО несколько ответчиков дали заверения: 1) третьи лица, в том числе госорганы, не будут предъявлять требования в отношении деятельности общества, которую оно осуществляло до заключения договора; 2) на момент удостоверения договора и до перехода права собственности на долю общество останется профессиональным участником рынка ценных бумаг и будет вправе осуществлять деятельность форекс-дилера на основании лицензии ЦБ РФ.

Впоследствии по приказу ЦБ РФ у общества была аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с ранее допущенными нарушениями законодательства. После этого покупатель доли обратился в суд с требованием взыскать с ответчиков неустойку.

Сначала один за другим суды поддержали ответчиков, сославшись на то, что лицензия была отозвана позднее даты удостоверения договора, а значит, заверения соответствовали действительности. Спор дошел до Верховного Суда РФ, который встал на сторону истца, заключив: суды не учли, что 7 из 10 нарушений, указанных ЦБ РФ в качестве оснований для отзыва лицензии, ответчики допустили до удостоверения договора. Именно они виноваты в аннулировании лицензии.

Образец дополнительного соглашения о внесении условия об эксклюзивности поставщика

Дополнительное соглашение к договору поставки об эксклюзивности поставщика составляется по тем же правилам, что указаны выше.

По ссылке можно посмотреть образец дополнительного соглашение о внесении условия об эксклюзивности поставщика.

Особенности IT и фармацевтического рынка

Принудительное лицензирование на фармацевтическом рынке возможно лишь в экстраординарных ситуациях. Во-первых, затраты на переговорный процесс несущественные. Во-вторых, количество патентов, охватывающих продукт (например, лекарственный препарат) как основной продукт на данном рынке, незначительное. В-третьих, длительная подготовка к выходу на рынок с продуктом. Основные разработки не теряют актуальности и значимости в течение длительного периода. В-четвертых, сложно установить «выкупную цену».

Принудительная лицензия в отношении фармразработок в мире встречается нечасто. В большинстве правопорядков такого рода эксперименты привели к негативным последствиям.

Индия: лишь один прецедент принудительного лицензирования — национальное патентное ведомство разрешило индийской компании Natco Pharma производить противораковый препарат, охватываемый патентом Bayer.

США: ни одной принудительной лицензии в отношении фармацевтических изобретений.

В IT сфере ситуация обратная по сравнению с фармацевтикой. Высокие затраты на переговорный процесс с правообладателями. Один продукт охватывает множество патентов. Например, в приложении можно запатентовать интерфейс как промышленный образец, то есть дизайн, а можно как способ взаимодействия с пользователями – изобретение. Иконка может быть как промобразцом, так и товарным знаком.

Зафиксированы многочисленные случаи выдачи ПЛ на условиях FRAND (например, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) в отношении технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации).

Передача права использования

В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности, например товарного знака, но использовать данный объект могут и другие лица. Такое распоряжение может быть оформлено лицензионным договором, а также договором коммерческой концессии или, как его еще называют договором франшизы.

В рамках лицензионного договора передаются права на один вид объектов, в рамках договора коммерческой концессии передаются права на комплекс исключительных прав, включающий товарный знак или знак обслуживания, а также патенты, ноу-хау и другие объекты.

Узнать подробнее об особенностях лицензионного договора или договора коммерческой концессии (франшизы)

Обычно, договоры на использование исключительного права имеют ограничения: по времени действия (устанавливается срок действия договора), территориально (право на использование объекта распространяется только на конкретный регион), также ограничение может касаться способов использования переданного объекта.

Также правообладатель может передавать право использования одной и той же интеллектуальной собственности нескольким лицам, если в договоре не определена исключительность такой передачи.

Способы использования

Способы использования являются одним из существенных условий лицензионного договора. Стороны должны согласовать то, каким именно образом лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, права на которые предоставит ему лицензиар.

При заключении сублицензионного договора сублицензиат не может использовать объект интеллектуальной собственности способами, отличными от тех, которые были согласованы в лицензионном договоре.

При составлении лицензионного договора данный раздел должен быть составлен максимально подробно, чтобы не допустить нарушения исключительных прав правообладателя.

Госрегистрация договора

Если объект ИС подлежит государственной регистрации, то передача прав на его пользование также должна быть зарегистрирована в Роспатенте.

В противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся. Кроме того, не должно быть последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора.

Вот реальный кейс: предприниматель (Истец) передал юрлицу (Ответчик) право на использование товарного знака. Договор не был зарегистрирован в Роспатенте.

Через некоторое время между сторонами возник спор. Во время судебного разбирательства истец ссылался на отсутствие регистрации договора, требовал признать передачу прав несостоявшейся и взыскать с ответчика размер неосновательного обогащения.

Суд по интеллектуальным правам отказал истцу по следующим основаниям:

Условия договора лицензии

Условия бывают существенными и специальными.

Заверения и гарантии

Предмет договора. Здесь все зависит от конкретного объекта. К примеру, для товарного знака обязательно указать номер в реестре, товары или услуги, на которые распространяется договор. Желательно – изображение знака, срок действия.

Для патентов обязательным будет указание на номер в реестре. Желательно – наименование изобретения, полезной модели, промобразца.

Будущий РИД как предмет договора. Статьи 1234 и 1235 ГК дают возможность заключить договор лицензии, предусматривающий передачу права использования РИД, которые возникнут в будущем (Пункт 47 постановления Пленума ВС РФ № 10). Но они противоречат ч. 4 ГК применительно к лицензии. Согласно ей, распорядиться можно только теми исключительными правами, которые уже фактически существуют, а не возникнут в будущем.

Судебная практика по данному вопросу противоречива и непредсказуема. Например, есть льгота для изобретателей, благодаря которой они могут запатентовать разработку как физлицо вообще без пошлин. Но только если заключили лицензионный договор с компанией, готовой его изобретение использовать.

При лицензировании часто возникают вопросы. Каким образом определить патентоспособный РИД, чтобы договор был признан заключенным?

С какого момента лицензиат начинает платить лицензиару?

Здесь также возможны различные варианты. Например, вознаграждение может выплачиваться после регистрации объекта в Роспатенте или же объект предоставлен в безвозмездное использование и тогда вознаграждение за использование РИД учтено и включено в цену договора.

Способы использования. Они содержатся в ГК. Перечислим некоторые из них:

На товарах, на документации, в домене и пр. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ)

Использование, ввоз на территорию РФ и т.д. (п. 2 ст. 1358 ГК РФ)

Реализация архитектурного проекта, воспроизведение аудиофайла и т.д. (п. 2 ст. 1270, ст. 1261 ГК РФ)

Вознаграждение. Зафиксировать данное условие можно двумя способами. Это либо фиксированные разовые платежи (паушальный взнос). Например, лицензиат платит вознаграждение в сумме 200 000 руб. в течение 10 дней со дня заключения договора. Либо периодические платежи (роялти). Например, лицензиат обязан ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 12 % от дохода лицензиата, полученного им от реализации продукции на которой в предыдущем месяце был размещен товарный знак..

Территория. Если в договоре не указан конкретный регион, то лицензиат вправе пользоваться объектом по всей России.

В указании территории предоставляется свобода трактовок. Например, можно указать, что договор действует в пределах определенной улицы или в радиусе 10 километров от некоего объекта. Главное, чтобы границы территорий были понятны.

Срок действия. Он не должен быть больше срока действия исключительного права на объект. Если срок не установлен, соглашение считается заключенным на 5 лет.

Антиконкурентные оговорки. В них заинтересованы обе стороны. Возьмем, например, ситуацию, когда лицензиат в целях экономии на роялти занижает цифры о выручке в отчетах. Или продает продукцию аффилированным лицам под видом оптовых покупателей. В итоге лицензиар не досчитается своего дохода от продажи лицензии.

Возможны и экономические просчеты лицензиата в установлении цены на продукцию. Последствия для лицензиара будут также негативными.

Поэтому правообладатель заинтересован в установлении ценового коридора для реализации продукта лицензиатом или ограничении по субъектам, которым можно реализовывать продукт. Например, только юрлицам в области строительства.

Иногда договоры содержат негативные обязательства для второй стороны. Например, лицензиат обязуется не вести конкурирующий бизнес с правообладателем, не заключать соглашений с его конкурентами и не продвигать их бренд.

Но проблема в том, что ФАС может посчитать подобные оговорки нарушением принципов добросовестной конкуренции. Как результат – проверки, предписания, судебные процессы. По мнению антимонопольщиков, распоряжение исключительными правами подпадает под антимонопольный иммунитет, при этом прочие условия – нет.

Вот реальный пример:

СИП РФ признал недействительными положения договора на компьютерную программу, по которым лицензиат был обязан не заключать соглашения, аналогичные лицензионному договору с конкурентами правообладателя, вести конкурирующую деятельность в период действия договора и в течение одного года после его прекращения (Постановление СИП по делу № А40-72785/2020).

Суд посчитал такие условия направленными на ограничение конкуренции и противоречащими требованиям п. 3, 5, 9 ч. 1 ст. 10 закона № 135-ФЗ. При том суд не дал каких-либо комментариев по поводу того, почему рассматриваемый спор не попал под действие антимонопольного иммунитета, установленного в ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Впрочем, не исследовал он и вопрос того, занимал ли правообладатель доминирующее положение на рынке.

Есть и позитивная практика:

Пункты договора коммерческой концессии, запрещающие пользователю вести конкурирующий бизнес нельзя признать недействительными (Определение Верховного суда РФ по делу № 309-ЭС22-3993).

При нарушении этих негативных обязательств правообладатель может взыскать штрафы и неустойку.

Остается только надеяться, что ФАС будет руководствоваться таким выводом ВС при оценке договоров лицензии.

Возмещение потерь (индемнити). В договоре можно предусмотреть обязанность правообладателя возместить лицензиату имущественные потери, в том числе, связанные с рядом ситуаций:

Пример условия в договоре: «Правообладатель обязуется возместить потери приобретателя исключительного права, связанные признанием патента недействительным по основаниям, указанным в п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Сумма возмещения составляет 5 млн рублей. Приобретатель вправе обратиться за возмещением потерь в течение 30 дней с даты признания патента недействительным Роспатентом. В случае признания решения Роспатента недействительным в суде правообладатель обязан вернуть приобретателю полученное возмещение.

Правообладатель обязуется произвести возмещение потерь в течение 30 дней с даты получения соответствующего требования от приобретателя посредством перечисления указанной суммы на счет приобретателя. За нарушение срока выплаты возмещения потерь приобретатель обязуется уплатить правообладателю неустойку в размере 0,1 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки».

Можно ли в договор поставки включить условие об эксклюзивности поставщика и покупателя

Добровольные действия сторон, направленные на распоряжение гражданскими правами в случае заключения эксклюзивного договора, не свидетельствуют об отказе от осуществления принадлежащих им прав по смыслу п. 2 ст. 9 ГК РФ, так как ограничения являются временными — пока стороны связаны обязательством. С учетом этого и в силу принципов свободы договора условием об эксклюзивности, если это не запрещено законом, может быть дополнен любой гражданско-правовой договор (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 № 15АП-18754/2020 по делу № А32-17353/2020).

Примеры формулировок об ограничении ответственности в договоре

К результатам интеллектуальной деятельности относятся произведения искусства (музыка, изображения, книги), программное обеспечение, изобретения и полезные модели и так далее: всего 16 видов РИД. Бывают и не совсем очевидные РИД, например географические указания.

Права на большую часть из них можно передать по лицензионному договору.

В каких случаях размер ответственности можно ограничить

Размер ответственности может быть ограничен:

Схемы лицензирования

Распространены 2 схемы лицензирования ИС:

Стороны предоставляют друг другу права на использование объектов ИС (обычно патентоохраняемые) и выступают одновременно и лицензиатом, и лицензиаром.Лицензиат получает права на использование дополняющих друг друга результатов интеллектуальной деятельности (РИД), относящихся к одной инновации. Устанавливается единое вознаграждение за использование прав на все входящие в «пакет» объекты.

Согласно статье 425 ГК РФ договор может применяться к отношениям, возникшим до его заключения, если это не противоречит закону. Другими словами, лицензионный договор может действовать не с момента его подписания, а с момента фактического начала взаимоотношения сторон (иметь обратную силу).

Для этого необходима совокупность условий:

Ретроспективная оговорка распространяется на соглашения о простом использовании. По поводу исключительного лицензирования возникают сомнения.

Заверения об обстоятельствах защитят от недобросовестности контрагента?

По закону контрагент обязан заплатить за ложные гарантии, которые дал при заключении договора. Но как это правило работает? Приглашаем пробежаться по судебной практике

Отчуждение (передача) прав на объекты интеллектуальной собственности

В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом.

К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).

Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.

Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.

Виды лицензионных договоров

Мы уже говорили о том, что лицензионные договоры различаются по объему предоставляемых прав на договоры исключительной лицензии и договоры неисключительной (простой) лицензии.

Договор исключительной лицензии предполагает предоставление лицензиату прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то есть лицензию может получить только конкретный лицензиат, с которым подписан данный лицензионный договор.

При заключении договора неисключительной лицензии лицензиат также получает права использование на объекты интеллектуальной собственности лицензиара, однако за последним остается право выдачи лицензий другим лицам. Если стороны в договоре не указали вид лицензии, он такой договор считается договором неисключительной лицензии.

Лицензиат также может самостоятельно, но с письменного согласия лицензиара, предоставлять права использования объектов интеллектуальной собственности, другим лицам. Данный вид договора носит название сублицензионного договора. По сублицензионному договору сублицензиар (являющийся лицензиатом по изначальному лицензионному договору с правообладателем) может предоставить права использования только в пределах и способов использования, которые были предусмотрены лицензионным договором. Например, срок и территория использования товарного знака, исключительные права на который предоставляются по сублицензионному договору, не могут отличаться от установленных в лицензионном договоре. Лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата.

Договор о предоставлении исключительной (эксклюзивной) лицензии на использование товарного знака

Мы уже писали, как заключить лицензионный договор на использование товарного знака в России и какие есть особенности у такого договора. Давайте разберемся, что такое исключительная лицензия.

Что такое исключительная лицензия на использование товарного знака

Исключительная лицензия на товарный знак — это предоставление права пользования товарным знаком в обозначенных условиях договора. Его главная особенность заключается в том, что правообладатель не вправе передавать его другим лицам, кроме лицензиата (приобретателя).

После заключения такого договора лицензиар может использовать товарный знак в своих целях, например при маркировке своей продукции (на упаковках, в виде игрушек и так далее).

Если вам необходимо оформить эксклюзивный лицензионный договор на использование товарного знака, то обратитесь к нам. Наши специалисты ответят на все вопросы, оформят договор и отправят пакет документов в Роспатент. Срок рассмотрения заявки 2-4 месяца.

Что необходимо включать в договор об исключительной лицензии:

На что стоит обратить внимание:

Итак, расширение своего бизнеса по договору исключительной лицензии на использование товарного знака – это расширение предпринимательской деятельности, отличная возможность выйти на рынок в других регионах России и получить существенную прибыль. Также вы сможете повысить узнаваемость собственного бренда, а вместе тем увеличите количество клиентов.

Зарегистрировать свой товарный знак можно здесь.

Что понимается под эксклюзивным договором

Эксклюзивный договор – это договор, по условиям которого сторона наделяется исключительными (эксклюзивными) правами реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги, использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Для предоставления эксклюзивных прав обычно используется оговорка о неконкуренции. Сторона принимает обязательство воздерживаться от заключения соглашений на аналогичных условиях с третьими лицами и от самостоятельного осуществления деятельности, составляющей предмет договора. В соглашении можно также конкретизировать территорию и срок действия эксклюзивных прав.

В ГК РФ понятие «эксклюзивный договор» не закреплено, однако прямо предусмотрена допустимость включения такого рода условий:

• в договоры комиссии (п. 2 ст. 990 ГК РФ);

• агентские договоры (ст. 1007 ГК РФ);

• договоры коммерческой концессии (п. 1 ст. 1027 ГК РФ, ст. 1033 ГК РФ);

• лицензионные договоры (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Стороны вправе определять условия, касающиеся эксклюзивности по своему усмотрению, соблюдая императивные нормы, действующие в момент заключения договора. Необходимо учитывать, что ограничения в силу оговорки об эксклюзивности не могут:

• препятствовать заключению стороной, принявшей соответствующее негативное обязательство, публичных договоров с третьими лицами (ст. 426 ГК РФ);

• действовать избирательно, исключительно для определенной категории покупателей либо исключительно для покупателей, имеющих место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории (п. 3 ст. 1007, п. 2 ст. 1033 ГК РФ);

• нарушать антимонопольные правила.

При неисполнении принятых по эксклюзивному договору обязательств или возникновения реальной угрозы их нарушения кредитор вправе требовать пресечения соответствующих действий независимо от возмещения убытков (п. 6 ст. 393 ГК РФ). Заключение договора в нарушение принятого ранее на себя обязательства об эксклюзивности не может повлечь недействительность такого договора, так как:

• сделка может являться недействительной только на основании, предусмотренного законом (п. 1 ст. 166 ГК РФ);

• договор не может в силу пункта 3 ст. 308 ГК РФ создавать обязанности для третьих лиц;

• признание таких договоров недействительными могло бы рассматриваться как ограничение правоспособности лица, связавшего себя соглашением об эксклюзивности.

На случай нарушения условия об эксклюзивности в договоре можно предусмотреть меры ответственности, например, неустойку или штраф. Для их применения необходимо доказать факт несоблюдения стороной принятых ограничений (постановления Арбитражного суда Московского округа от 12.02.2019 № Ф05-23261/2018 по делу № А40-21196/2018, Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.03.2017 № Ф01-6344/2016, Ф01-193/2017 по делу № А79-10652/2015).